TNYグループのマレーシア事務所の弁護士の荻原と下田です。今回は商標の使用について解説していきます。
第１ はじめに
2019年商標法は、取引の過程で商標を使用している又は使用するつもりである場合等に商標登録の申請をすることができる旨を定めています。また、商標所有者から許諾を受けることなく登録商標を使用することを、商標所有者に対する侵害行為として定めています。
そのため、商標制度においては、商標の「使用」という言葉が示す範囲が重要となってきます。
第２「使用」の意味
1976年商標法（以下「旧商標法」）は、商標の「使用」について、
(a) 商標の印刷その他視覚的表現による使用を意味するとしたうえで、
(b) 商品との関係においては、商品そのものへの又は商品との物理的その他の関係における商標の使用をいうものとし，
(c) サービスとの関係においては、サービスの有用性又は実績に関する説明又は説明の一部として商標を使用することをいうもの
と定めていました。
これに対して2019年商標法は、商標の「使用」について、
(a) 商標の印刷その他視覚的表現又は非視覚的表現の使用を意味するとしたうえで、
(b) 商品との関係においては、商品そのものへの又は商品との物理的その他の関係における商標の使用をいうものとし，
(c) サービスとの関係においては、サービスの有用性又は実績に関する説明又は説明の一部として商標を使用することをいうもの
と定めており、商標の「使用」には視覚的な表現のほかに聴覚的な表現のような非視覚的表現も含まれるものとされています。
なお、(b)については、商標を商品やその梱包に表記して使用するほか、商品の広告において商標の使用すること等も「使用」に含まれるものと理解されています。
第３「取引の過程」における使用
商標の役割は、商標所有者と商品又はサービスとのつながりを示すことにより、商標所有者の商品又はサービスと他者の商品又はサービスとを区別することができるようにすることにあります。
そのため、商標は対象商品またはサービスの「取引の過程」において使用される必要があり、内部的に使用されているに過ぎないような場合には商標法上の「使用」として十分ではないと理解されています。
この「取引の過程」には、商品やサービスが市場に流通し消費者に現実に提供される段階だけでなく、広告や取引の申出の段階も含まれるものと解釈されています。
第４「商標として」の使用
また、商標法上の「使用」と認められるためには、商標を構成する標識が「商標として」使用されていること、すなわち商標所有者と商品又はサービスとのつながりを示すためのものとして商標が使用されている必要があります。
そのため、商標を構成する（しうる）標章を、純粋に商品又はサービスを説明するために使用している場合には商標法上の「使用」には当たらないものと理解されています。
第５ 裁判例
以下、商標の「使用」の解釈が問題となった裁判例を紹介します。
１ FabriqueEbelSocieteAnonyme v. Sykt. PerniagaanTukang Jam City Port &Ors ([1989] 1 CLJ)
（１）事案の概要
Xは時計及びその部品について「EBEL」を商標として登録していました。Yは時計及びその部品の製造・販売事業を営んでいました。XはYほか4名に対し、取引の過程においてXの登録商標「EBEL」を許可なく使用していることを理由として、差止命令と損害賠償を求めて裁判所へ申立をしました。
（２）裁判所の判断
本裁判例で議論された争点は多岐にわたりますが、以下では取引の過程における商標の使用があったか否かという点についてのみ解説をします。
本件訴訟が提起される前、1984年2月28日にXの調査担当者がYの店舗を訪問しました。その際、店舗のショーウィンドウに「EBEL」ブランドのものと認識されうるデザインの時計は展示されていたものの、「EBEL」のブランド名が刻印された時計は展示されていませんでした。しかし、同店舗において「EBEL」のブランド名が刻印された時計を入手できる可能性があるとの申出を受けたため、Xの調査担当者が別の日に同店舗を訪れたところ、「EBEL」のブランド名が刻印された時計の見本を提供されました。
裁判所は、宣誓供述書により証明された上記事実に基づき、Yが取引の過程において商標の使用をしたものと認定しました。
Yとの関係では第三者に対し「EBEL」のブランド名が刻印された時計を販売したという事実が明示的に認定されたわけではなく、また、少なくとも調査の時点では「EBEL」のブランド名が刻印された時計はYの店舗のショーウィンドウには展示されていませんでした。それにもかかわらず、裁判所は取引の過程における商標の「使用」を認定しており、「取引の過程」における商標の使用の範囲を広く捉えていることが伺えます。
２ Heineken Asia Pacific Pte Ltd v. Super La Via SdnBhd([2019] 9CLJ)
（１）事案の概要
Xはシンガポールにおいて設立された酒類等の製造・販売事業を行う会社で、「Bintang」の文字列を含む3つの商標（以下「Bintang Marks」）をマレーシアにおいて登録していました。Yはマレーシアにおいて設立された、ミニマーケット、倉庫保管施設、一般貿易事業を行う会社でした。2018年6月、Xは、Yに対し、Yが「Bintang Marks」と同一又は類似した商標を付したビールの輸入等を行っていることを理由として差止等を求める申立をしました。
（２）裁判所の判断
裁判所は、Yの船積書類（コンテナの申請書、請求書、梱包リスト、その他申請書）からYはコンテナ5つ分のビールを出荷していたことを認めたうえで、同船積書類にはすべて「Bintang Beer」、「Bintang 16％」又は「Bintang Beer 16％」という記載が含まれていたことを理由として、Yが商標を「使用」していたことを認定しました。
また、Yは、自身が商品であるビールの所有者ではないと主張をしたものの、裁判所は、登録商標を侵害する商品が他者に帰属するとしても、他者をほう助するYの二次的な行為も商標の「取引の過程での使用」を構成すると認定し、Xの請求を認めました。
この裁判例は判決理由の中で、「取引の過程での使用」という言葉は横行する海賊行為や偽造品の輸入を考慮して適切かつ合理的に解釈されていると判示しており、商標の「取引の過程での使用」という言葉の範囲を範囲を広く捉えていることが伺えます。
＜本記事に関するお問い合わせはこちら＞
TNY国際法律事務所（TNY Consulting (Malaysia) SDN.BHD.）
TNYグループ
日本国弁護士:荻原 星治
連絡先：info@tnygroup.biz
HP: http://www.tny-malaysia.com/
